Diferencias entre franquicias y licencia de Know How

A. Licencia de Know How 

La diferencia esencial entre una franquicia y una licencia de Know How o una licencia de uso de marca, o una licencia de uso de patente o contrato de transferencia de tecnología o un contrato de transferencia de Know How, esta que en la franquicia existe una fiscalización por parte del franquiciante , respecto del franquiciatario durante el proceso de producción de bienes o la prestación de servicios, es decir no existe libertad del franquicitario para desarrollar su giro social como sucede común licenciatario, con un concesionario o con un beneficiario de tecnología de Know How o de cooperación empresarial es por eso que el franquicitario esta sujeto a obligaciones adicionales al contrato de franquicia que surge de los contratos de soporte. Existen casos representativos de forma como se desarrolla la franquicia, entre las cuales se puede describir:

a) Caso Alphagraphics 

Alphagraphics se caracteriza por ser vendedor al detalle de material de escritorio, básicamente un distribuidor por la forma de prestación de los servicios de asesoramiento en ventas llego a convertirse en una franquicia, la mas importante de México, se inicio bajo el nombre de Print Shop, fundada por el señor Jorge Quiroz.

b) Caso holliday Inn.

 Cadena de hoteles nacida en los Estados unidos, Holliday Inn se caracteriza por prestar servicios de alojamiento con tasas altamente competitivas en el mercado y prestando servicios como los mejores hoteles, esta franquicia es una de las mas grandes de Estados Unidos, fundada por el señor Keneth Wilson.

c) Caso Bing 

El caso Bing se refiere a la franquicia de helados nacida en México con prolongaciones en el mercado americano, la característica es la incursión de la fabricación de helados completamente fuera de la lógica y tradicionalmente convencional. La producción de helados Bing constituye la franquicia más grande de helados en Méjico.

Formas para determinar la novedad

Se determina la novedad de un modelo de utilidad de la misma manera como en materia de invenciones:

UN MODELO DE UTILIDAD ES NUEVO SI NO ESTA COMPRENDIDO EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD O EN LA FECHA DE LA PRIORIDAD VALIDAMENTE REIVINDICADA.

El modelo de utilidad debe referirse a un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismos u objeto, ello implica que el modelo debe ser utilizado en forma tal que permita solucionar un problema.

Franquicia mayorista

Han alcanzado un nivel de desarrollo que les permite colocar franquiciado bajo la forma de franquicias maestras sin dedicarse mas que a la firma de contratos de franquicia propiamente dichos, es decir, son aquellas que manejan la franquicia por volumen y ya no como operaciones individuales por definición son franquicias transnacionales Mc Donald’s, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken.

Novedad

El concepto de novedad tratándose de Modelos de Utilidad, se predica de la FORMA y no del objeto al cual se aplica, el cual puede ser conocido o nuevo. La novedad se relaciona con la FORMA de un objeto determinado, no en cuanto a la forma misma la cual puede ser conocida, sino en cuanto a la utilidad, ventaja o efecto técnico que le proporcione.

Identificación de una franquicia

A. Método

El método o proceso de fabricación debe ser único, algunas veces cuando es posible, incluso este método es registrado y realmente constituyente lo que es el Know How del franquiciante es aquella forma de fabricar un bien o prestar un servicio distinta de las formas usuales en el mercado.

B. Manual de operaciones

todas las formas de actuar deben estar contenidas en un manual que no solamente es enunciativo de los conceptos que identifican a la franquicia sino que llega a cubrir detalles necesarios para diferenciar a la franquicia de otro producto similar en el mercado.

C. Entrenamiento

El personal del franquiciatario no tiene libertad en la forma de proceder y siempre debe hacerlo siguiendo las pautas recibidas en un training o entrenamiento.

ELEMENTOS modelos de utilidad

- Es una FORMA NUEVA de ciertos objetos de uso práctico.
- Muestra una VENTAJA O EFECTO TÉCNICO que antes no tenían.

El concepto de la “forma” no se reduce a la configuración de un objeto determinado, es decir la forma “hacia fuera”, sino tambien la forma “hacia adentro”, o sea todo lo que llena el espacio, lo que la doctrina alemana a denominado “forma espacia” (Raumform) es decir lo que ocupa el lugar en el espacio.

MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad son considerados como “pequeñas patentes”. Están regulados desde el Art. 81 de la Decisión 486.

“ Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.”

El contrato de franquicia

Sus características se los resume en lo siguiente:

A. Equilibrado 

Tanto el franquiciante como el franquiciado deben obtener beneficios adicionales a los que podrían conseguir de manera independiente.

B. Completo 

El contrato debe incluir y prever las circunstancias, situaciones y problemas que afecten a las relaciones del franquiciado y el franquiciador, comprenderá las obligaciones de ambos.

C. Preciso 

Se refiere a que en el contrato de franquicia no puede dar lugar a diferentes interpretaciones, no admite ambigüedades entre las partes. Además el contrato debe redactarse en una de las lenguas nacionales de una de las partes, la elección esta a cargo del franquiciadoo.

ADPICS Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).

El principal antecedente de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC es el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio “Gatt” que tuvo por objetivo fundamental la liberalización del comercio internacional. Fue regido por tres principios básicos: tratamiento igual y no discriminatorio para todos los países miembros, reducción de tarifas por medio de negociaciones y eliminación de las cuotas de importación, todos para asegurar el funcionamiento del principio fundamental del sistema que es el de libre comercio.

Lógicamente, la orientación hacia el libre comercio favorece la situación privilegiada de los países más industrializados en detrimento de los países subdesarrollados. Es necesario recordar que el principio fundamental de igualdad ha sido contrariado reiteradamente por los miembros industrializados que protegen sus mercados, por diferentes motivos, restringiendo el acceso por parte de los países menos desarrollados a mercados mayores.

Las negociaciones del GATT denominadas rondas, se realizaron en ocho ocasiones. La Ronda Uruguay es la más famosa y en ella participó la mayoría de los países del mundo y la Unión Europea como tal, significando la casi totalidad del volúmen del comercio del planeta.

La ronda Uruguay del GATT, iniciada en 1986, llegó a un acuerdo final para la amplia liberación del comercio de mercancías y de servicios con la creación de la OMC. Entre los anexos sectoriales de este acuerdo figura el que trata de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio (ADPIC) que incluye el tema de las patentes.

Adpics es un conjunto de normas que aseguran el funcionamiento de los derechos de propiedad intelectual a escala mundial. Aunque algunos estados permanezcan fuera del sistema, esto representa una parcela insignificante en términos de negocios e intercambio comercial.

El uso y el tráfico mercantil de la tecnología protegida jurídicamente por la patente incluye ahora desde la mecánica hasta la biología, lo que implica decir que cualquier campo de la tecnología es patentable. El espacio demandado para el debate ético sobre el tema es tan grande como las potencialidades y posibilidades de la producción industrial tecnológica.

El Acuerdo ADPIC posee dos mecanismos básicos y fundamentales para corregir las prácticas de infracciones a la propiedad intelectual: primero, la elevación del nivel de protección en todos los miembros del acuerdo, segundo la garantía de la observación de los derechos de propiedad intelectual a través de procedimientos judiciales ágiles y efectivos.

El objetivo primordial del Acuerdo Adpic es garantizar de modo armonioso un nivel de protección mínima para los derechos de propiedad intelectual en los mercados de países desarrollados o de economías emergentes, lo que consistirá en facilitar las exportaciones de los países más industrializados , creando al mismo tiempo las condiciones necesarias de seguridad jurídica para un eventual mercado de transferencia de tecnología en el futuro.

El objetivo final es que la tutela de los derechos de propiedad intelectual, no se convierta de hecho, en un obstáculo al comercio internacional.

Franquicia CASO: CHIKEN DELIGHT Chiken Delight

Chiken Delight es una firma que vende comida rápida de pollos, ellos entregaron en franquicia su servicio a un franquiciatario después de haber llegado a un acuerdo, y después que el franquiciatario compro todos los activos del franquiciatario para poder producir el producto, el franquiciante quiso además que el franquiciado le comprara los pollos, a lo cual se rehusó este, el franquiciatario pretendió basarse en el caso Carvel ice Cream, sin embargo la Corte Americana determino que esta era una franquicia de Bussines format ya que no existía know how de por medio ya que los pollos se los puede comprar de cualquier lado siempre y cuando cumplan con algunos requerimientos y normas establecidas por el franquiciatario.

DERECHO DE PATENTES EN LA UNION EUROPEA

El segundo gran paso en el proceso de mundialización, después que el régimen de patentes fue reconocido como importante, es el caso de la Unión Europea , que a través del Convenio de Luxemburgo adopta el acuerdo especial denominado Patente Comunitaria. Por estar proyecta una ampliación de la Comunidad Europea y por existir interés en la integración, los vecinos se adhirieron al Convenio de Munich de la Patente Europea que tuvo más éxito.

El carácter territorial de los derechos de propiedad industrial representaba un obstáculo al comercio entre los Estados miembros y una contradicción a los principios de la libre circulación de mercancías y libre competencia establecidos por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Sin embargo al crearse la Comunidad Europea no fue considerada la posibilidad de que la comunidad asuma la competencia en concesión de derechos de propiedad industrial y los mercados miembros mantuvieron sus legislaciones nacionales.

En ese momento se hizo cada vez más evidente la necesidad de unificación de las normas de concesiones de los derechos de propiedad industrial en el ámbito comunitario y considerando que era difícil conseguir objetivos muy ambiciosos como un sistema de patentes totalmente uniforme, regulando un procedimiento para obtención de una patente de carácter supranacional, válida par todo el territorio de la CEE y sometida a normas de derecho sustantivo únicas para el conjunto del territorio, a partir de 19689 los trabajos de unificación del derecho europeo de patentes pasaron a considerar una doble vía de la cual resultarán dos convenios distintos, respondiendo a dos niveles diferentes de armonización , que fueron el de Munich y el de Luxemburgo.

El Convenio de Munich fue abierto a los miembros de la CEE y otros países europeos, pretendiendo establecer un procedimiento común de concesiones de patentes, centralizado en una oficina internacional. Las patentes concedidas se convertirían en un haz de patentes nacionales sometidas al derecho nacional de los países designados en la correspondiente solicitud.

El segundo convenio, de Luxemburgo, ligado al anterior, buscaba la unificación en un nivel superior, al pretender que resultase en una única patente para todos los países de la CEE y en un mismo derecho sustantivo común, en vez de convertirse en tantas patentes nacionales como el número de países designados.

El Convenio sobre Concesiones de Patentes Europeas se firmó en Munich en 1973, también llamado Convenio de Munich o Convenio de la Patente Europea. El régimen jurídico y sus efectos pasaron a ser los mismos de la patente nacional concedida por cada estado. La institución creada para conceder las patentes europeas fue la Organización Europea de Patentes y asumió por lenguas oficiales el alemán, el francés y el inglés. (Las funciones del Derecho Mundial de Patentes .Luiz Otavio Pimentel 2000).

Franquicia CASO: CARVEL ICE CREAM

Carvel dio su producto a un franquiciatario y después de haber acordado los términos del contrato, el franquiciatario pretendió, que carvel le diera la receta para él poder producir los helados, sin embargo el franquiciante se negó a este hecho y le indico al franquiciatario que el le vendería los helados, lo cual el franquiciado recuso, y se fueron a la corte. La corte americana determino que esta era una franquicia solo de producto ya que existía un know how de por medio y este debería seguir en poder del franquiciatario.

PCT (Patent Cooperation Treaty) / Tradado de Cooperación en Materia de patentes (TCP)

La firma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ha recibido un gran impulso internacional para la configuración de un orden global en el sector, a través del cual se hizo posible la protección jurídica de la tecnología, por la patente en varios países.

Los Estados parte del Tratado se constituyeron en Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de las invenciones y para la prestación de servicios técnicos especiales, denominada Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.

Los objetivos expresos del PCT son:

- Perfeccionar la protección legal de las invenciones.

- Simplificar y hacer más económica la obtención de la protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios paises.

- Facilitar y acelerar el acceso de todos a las informaciones técnicas contenidas en los documentos que describen las nuevas invenciones.

- Estimular y acelerar el progreso económico de los paises en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto a escala nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnología moderna entendiendo que .la cooperación internacional facilitará en gran medida el logro de estos objetivos.

Contrato de asistencia técnica

La transferencia de know how normalmente no se canaliza por medio de un contrato de transferencia de Know how sino por medio de un contrato de prestación de servicios. Estos servicios de asistencia técnica, buscan transferencia del know how educando al personal, del franquicitario sobre el manejo de la franquicia, es decir, que no solamente constituye el adiestramiento de personal, sino el mantenimiento de los bienes de la franquicia normalmente exclusivos y de propiedad del franquiciante en cuanto a sus patentes y tecnología.

Contrato de suministro

Existen bines que son exclusivos y fabricados bajo patentes de propiedad del franquiciante. Pueden ser ingredientes, artefactos eléctrico, maquinaria o software o bines cultivados especialmente para el franquiciente en este caso para el suministro de estos bienes al franquicitario se suscribe un contrato de suministro de bines exclusivos. Este contrato es casi siempre de exclusividad, es decir, suministro con exclusividad. Es accesorio al contrato de franquicia. El suministro puede ser legumbre, condimentos, salsas, ingredientes, chips, diseños, etc.

PROCESO DE MUNDIALIZACION DE LA PATENTE

El proceso de mundialización de la patente está marcado por tres grandes impulsos:

1.-La firma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en 1970,

2.-La regionalización lograda con el Convenio de Munich de la Patente Europea,

3,. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio.

Contrato de uso de marca

El franquiciante paralelamente al contrato de franquicia y pocas veces dentro del contrato de franquicia otorga al franquicitario una licencia de uso de marca para la explotación de una marca de su propiedad por parte del franquicitario. En la identificación de los bienes y servicios objeto de la franquicia como contraprestación recibe una regalía o Royalty por la licencia de uso de marca. Normalmente el contrato de licencia es un contrato accesorio al contrato de franquicia.

Normas comunes

En el Convenio de Paris se estipulan algunas normas comunes que deben ser previstas por todos los Estados miembros. Las más importantes con relación a las patentes son comentadas a continuación:

1.- Las patentes concedidas en los diferentes Estados miembros para la misma invención, son independientes entre sí. La concesión de la patente en un Estado miembro, no obliga a los demás a concederla. Una patente no podrá ser denegada, caduca o anulada por el hecho de que fue denegada, caducó o se anuló en otro Estado miembro.

2.- El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente (paternidad del invento).

3.- Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

4.- Las licencias obligatorias podrán ser concedidas por los Estados dentro de determinados límites.

Tie Agreement

Contrato vinculatorio o Tying Agreement por este contrato el franquiciante obtiene el compromiso del franquiciante para que este le compre. Es decir que el franquicitario siempre deberá comprar el franquiciante bienes destinados a desarrollar, ejecutar un contrato. El franquiciante será el vendedor de maquinaria, muebles, pintura etc. al franquicitario en el entendido de que estos son únicos y exclusivos de la franquicia esto tradicionalmente a originado un problema relacionado con la regulación antimopolica o antitrust en los Estados unidos. Ello debido a que el franquiciante compraba los bienes del fabricante al por mayor y a un precio menor al precio de mercado de esos bines. Con un mercado de franquicitarios asegurados por el tie Agreement. El franquicitario podía vender bienes vendidos por el fabricante a precios menores, por que a veces había estocado esos bienes problema que dio lugar a la "ratio rule" y perse rule".

Finalmente el franquicitario estaba obligado a comprar los bienes al precio que le imponga el franquiciante por efecto del tie agreeement.

Prioridades

En el Convenio se establece el principio de prioridad de las solicitudes de patentes. De acuerdo a este principio, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención regularmente presentada en uno de los estados miembros, el solicitante podrá, durante un cierto período, 12 meses para las patentes, pedir protección en cualquiera de los demás estados miembros. Dichas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas en el mismo día de la primera solicitud. De modo que tendrán prioridad sobre las solicitudes que otras personas pueden presentar durante el plazo citado para la misma invención. Estas solicitudes posteriores estando basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención.

La gran ventaja práctica de esta disposición reside en el hecho de que un solicitante que desee protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de plazo para decidir en que países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que habrá de adoptar para asegurar la protección.

Franquicia Contratos de Soporte

Una franquicia es una operación simple pero contractualmente semicompleja. En una franquicia concurren el franquiciante que es titular de un know how, de un conjunto de marcas y a veces patentes que son entregadas de manera temporal para su explotación por otra persona llamada franquicitario esto implica una relación de fiscalización basada en contratos de soporte que buscan proteger al franquiciante o dueño del know how y las marcas.

Trato nacional

En virtud del principio de trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado miembro tendrá que conceder a los nacionales de los otros Estados miembros, la misma protección que a sus nacionales (prohibición de ventajas en razón de nacionalidad). También quedan protegidos por el Convenio los nacionales de los Estados que no sean miembros siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industriales o comerciales efectivos y reales de un Estado miembro.

Modo de Otorgar Franquicias

A. Development Franchising o franquicia de desarrollo 

es aquella en la que la cual el franquiciatario no realiza grandes aportes de capital sino que gran parte de los bienes son invertidos, comprados o de propiedad del francquiciante esta franquicia de desarrollo, busca incentivar, al franquicitario en su ingreso a la franquicia. Históricamente ha sido la primera forma de desarrollo de la Franquicia con el tiempo el volumen de las operaciones de al franquicia, ha impedido que el franquiciante asuma la carga de todas las franquicias otorgadas.

B. Multinational Franchising o franquicia multinacional 

es aquella que sobrepasa la esfera local del franquiciante y llega a piases distintos del país del franquiciante. La franquicia multinacional es actualmente el prototipo de la franquicia mediana, es decir, aquellas que se encuentran en una etapa media de su desarrollo.

C. Master Franchising o franquicia maestra

las grandes franquicias y a no concentran para sí todas las operaciones y lo que hacen es crear franquicias maestras para ciertos mercados los cuales se dedicaron a otorgar otras franquicias o sub franquicias en los países que les corresponde. Tal es el caso de franquicias maestras para Sudamérica o para el MERCOSUR que son los encargados a franquicitarios de franquicias maestras también llamadas Masterfranchising.

ALCANCES DEL CONVENIO DE PARÍS

El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su sentido más amplio con inclusión de las invenciones, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, nombres comerciales, indicaciones geográficas, así como el régimen de la competencia desleal.

Las reglas fundamentales del Convenio de París pueden dividirse en tres categorías principales: Trato Nacional, Derecho de Prioridad y Normas Comunes.

Otras Franquicias

A. Franquicia Asociativa 

Esta se produce cuando el franquiciado tiene participación económica en la sociedad franquiciadora, puede ocurrir cuando la sociedad cotiza en la Bolsa y el Franquiciado puede acceder a la compra de acciones.

B. Franquicia Financiera 

El franquiciado se limita a aportar capital y no trabajo, es únicamente inversor.

C. Multifranquicia

 Cuando el franquiciante concede mas de una franquicia al mismo franquicitario.

D. Plurifranquicia 

Cuando en un mismo establecimiento franquiciado coexiste mas de una franquicia, esto se justifica por la complementariedad entre los productos de la franquicias y la imposibilidad de que el negocio sea rentable con una sola franquicia.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los convenios mencionados establecieron la creación de Secretarías que se unieron en 1893 y recibieron diversos nombres hasta 1970, año que fueron substituídas por la Repartición Internacional de la Propiedad Intelectual en virtud del convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hasta febrero de 1997, dicha repartición de las Naciones Unidas lograba la cantidad de 161 estados miembros.

Los objetivos de la OMPI son:

- Mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y si es necesario, con la colaboración de cualquier otra organización internacional.

- Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual creadas por los Convenios de París y de Berna y varios subtratados concertados por los miembros de la Unión de Paris.

A partir de enero de 1997, la OMPI administra las uniones y tratados en materia de propiedad industrial , entre ellos : La Unión de Paris para la protección de la propiedad industrial.

Tipos de Franquicia - 3ra. Clasificación

Esta clasificación tiene su fundamento en la actividad que realizara el franquiciado y pueden ser:

A. Franquicia Industrial 

Donde el franquiciador y el franquiciado son fabricantes, y además de producir el franquiciado se concierte en distribuidor en el territorio concedido.

B. Franquicia de Distribución 

Donde pueden considerarse dos modalidades:
a) El franquiciador es fabricante y el franquiciado es detallista.
b) El franquiciador es un mayorista y el franquiciado un minorista.
C. Franquicia de Servicios Lo que sé franquicia es un servicio, la aportación del franquiciador es básicamente know how, estas resultan ser muy vulnerables e imitadas por lo que se precisan un excelente marketing, constante innovación y gran capacidad de crecimiento para ocupar el mercado con rapidez.

CONVENIO DE PARIS

Entre 1883 y 1886 se adoptaron respectivamente el Convenio de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

Tipos de Franquicia - 2da. Clasificación

Hace referencia a los niveles de un canal de distribución (fabricante, mayorista, minorista)

A. Franquicia vertical 

se produce entre integrantes de distintos niveles del canal de distribución, se puede distinguir:

a) Franquicia integrada la que comprende la totalidad del canal de distribución con la excepción del consumidor, el franquciante es el fabricante y el detallista es el franquiciado.

b) Franquicia semiintegrada no abarca la totalidad de la cadena de producción, el franquiciador es fabricante y el franquiciado es un detallista.

B. Franquicia horizontal

Es la que relaciona integrantes del mismo nivel del canal de distribución, por ejemplo:

Franquicia de detallistas donde el franquiciador y franquiciado son detallistas Ej. Holliday Inc. O franquicia de fabricante donde el franquiciador y el franquiciado son fabricantes Ej. Coca Cola.

CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PATENTES

Como se ha visto, el régimen de patentes es un instrumento para el desarrollo económico. Una de las razones por la que los Estados protegen las invenciones es precisamente porque es una de las vías más baratas y más expeditas para contar con tecnología en el ámbito industrial e incentivar la innovación científica que resulta imprescindible para el desarrollo y el bienestar.

La Revolución Industrial desencadenó un fuerte intercambio comercial y la especialización del trabajo. Los países comenzaron a buscar la exportación de sus productos, ocasionando crecimiento económico. El reconocimiento de los depósitos de pedidos de patentes dio un paso decisivo a la internacionalización del sistema jurídico de protección a la tecnología en los tratados internacionales. (Pimentel, 2000).

Tipos de Franquicia - 1ra. Clasificación

A. Franquicia de primera generación 

Las primeras franquicias que se pusieron en funcionamiento. Los elementos que sé franquiciaban eran marcas y producción. Su objetivo era asegurar la distribución de productos. Identificado como transacción bajo algún tipo de licencia, los sectores del automóvil, gasolineras, bares, tiendas de fotos, son de este tipo de franquicia.

B. Franquicia de segunda generación 

Es una evolución de la primera generación. En la actualidad las franquicias son de formato, tienen como elementos constitutivos marcas y productos, pero además se incorpora el Know How, incorporan el concepto de "negocio completo" suponen la explotación de bienes y servicios identificados mediante una marca, pero también incluyen el modo de dirigir con éxito un negocio en todos sus aspectos.

Acreedores del inventor y afectacion de la patente

Mientras el invento no esté patentado, la invención se considera como bien intangible, que pertenece al inventor como parte de su personalidad, queda excluída de su patrimonio y fuera del alcance de sus acreedores.

En esas condiciones nadie, durante la vida del inventor puede prevalerse de su calidad de acreedor para obligarlo a solicitar la patente de invención.

Clases de franquicia

A. Product Franchising o franquicia de producto

Tiene por objeto la comercialización de ciertos productos sin que el franquiciatario tenga mayor participación o producción de ese producto. La franquicia consiste en una mera comercialización de productos sin la transferencia o entrega del Know how por parte del franquiciante.

B. Bussines format franchising 

El franquicitario recibe un conjunto de conocimientos sobre como fabricar o elaborar un bien o prestar un servicio, teniendo el derecho de comercializar ese bien o servicio bajo una marca de propiedad del franquiciante este normalmente se reserva el derecho de imponer formas de hacer, administrar y desarrollar el negocio con el objetivo de proteger el prestigio de la marca que identificara a los bienes o servicios que se originan en la franquicia.

Solicitudes en nombre colectivo

Ocurre con frecuencia que, personas que crean inventos conjuntamente (en colaboración) y casos de inventores que solicita la patente con alguna persona a quien ha cedido parte de sus derechos.

En ambos casos queda constituido un condominio sobre la patente. Si los solicitantes no indican al solicitar la patente, que proporción tienen en sus respectivas partes indivisas, se considerará que todas las partes son iguales.

Ejemplos de Personas jurídicas de Derecho Privado que pueden solicitar patentes de invención: Sociedades, Congregaciones, Cooperativas, Sindicatos.

Ejemplos de Personas Jurídicas de Derecho Público que pueden solicitar patentes de invención: Estado, Provincias, Municipalidades.

Orígenes de la franquicia

Se remonta a Estados Unidos y la comercialización del automóvil. Es un sistema de distribución es utilizado con mucho éxito en Estados Unidos. La General Motors fue pionera en la adopción de franquicia en 1929 la General Motors como consecuencia de las leyes antimonopolio en Estados unidos, creo una forma de venta de sus automóviles, en Francia J. prouvust adopto simular para la venta de sus lanas Pingouin.

Personas que pueden solicitar la patente

- La patente puede ser solicitada no solo por el inventor, sino por un sucesor legítimo (un cesionario o heredero)
- Los cesionarios no están obligados a justificar su carácter de tales ante la oficina de patentes, pero ello no significa que no deban celebrar un contrato de cesión con el inventor con las formalidades establecidas por la ley civil, para estar en condiciones de demostrar su derecho a la patente si este fuere impugnado por un tercero más adelante.

Distinción entre el derecho sobre el invento y el derecho sobre la patente

Cuando se cede el “Derecho sobre el invento” se entiende que se cede el derecho de patentarlo en cualquier país del mundo.

Cuando se cede el “Derecho sobre la patente” se entiende que los derechos se limitan a la patente cedida.

FRANCHISING O FRANQUICIA NOCIONES ELEMENTALES Concepto

Es un contrato por el cual un comerciante llamado franquiciante entrega a otro llamado franquiciado o franquicitario el derecho de proveer, explotar un servicio, fabricar un bien e identificar un producto o bien bajo una marca y un know how de propiedad del franquiciante a cambio de una contraprestación compuesta conformada por: Royalty, landmark y una rentabilidad Fija en función a las utilidades.

Titulares de la patente de invención (Art. 22 Decisión 486)

El derecho a la patente pertenece al inventor o su causahabiente. Los titulares pueden ser personas naturales o jurídicas. Si son varias personas las que presentan la misma invención conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas presentaran una solicitud de la misma patente independientemente unas de otras el derecho se concederá a aquella o su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad más antigua.

El inventor tendrá derecho a ser mencionado, pero podrá igualmente oponerse a esa mención. El inventor por el solo hecho de “inventar” un invento, adquiere ciertos derechos especiales. Su derecho pre-existe a su reconocimiento por parte del Estado. Lo que se adquiere con la patente es el derecho exclusivo de ejercicio del invento.

Resulta, entonces, que todas las disposiciones y leyes sobre patentes son simplemente reglamentarias del derecho pre-existente del inventor sobre su creación. La patente no origina, ni crea el derecho, simplemente establece formalidades para asegurarle la exclusividad en la explotación.

El derecho del inventor anterior a la solicitud de patente se manifiesta de las siguientes formas:

A) El inventor es el único que puede solicitar una patente válida o disponer de su invento cediendo sus derechos a quien lo haría.

B) El inventor puede ceder total o parcialmente su derecho sobre la invención a un tercero. Puede transferirlo por contrato o por acto de última voluntad y pasa a sus herederos.

C) El inventor tiene el derecho de reivindicar la devolución de la patente de quien sin ser inventor, haya tenido conocimiento del invento y lo haya patentado a su nombre.

D) El derecho del inventor sobre un invento constituye un bien y por consiguiente forma parte del patrimonio del inventor y es transmisible a sus herederos o legatarios mortis cause.

Como la patente de una invención es un bien, ésta puede cederse a título oneroso o gratuito, total o parcialmente. El inventor puede, por ejemplo, ceder íntegramente la totalidad de su derecho íntegro, con lo que el cesionario adquirirá el derecho a patentar el invento en todos los países del mundo. El inventor, como propietario de la patente, puede ceder su derecho de forma parcial, condicionando el derecho cedido a la solicitud de la patente en ciertos países únicamente a cargo del cesionario.

Clases de Balanza de pagos

A. Corriente 

resulta de la diferencia entre el ahorro de un país y la inversión del mismo país. Para su cálculo se incluyen elementos como los bienes y servicios y las transferencias corrientes sin incluir en su cálculo el capital.

B. Básica 

Comprende la balanza corriente pero incluyendo los movimientos de capital a largo plazo.

C. Comercial 

 comprende las operaciones de compra y venta de un país. Esta balanza refleja los efectos de las importaciones y de las exportaciones de un país.

D. Se servicios 

Expresa las transacciones que son perceptibles en un país, como ser la transferencia de tecnología, venta de patentes acuerdos de colaboración empresarial, asistencia y otros similares.

Invenciones no patentables

Como se mencionó anteriormente, no todas las invenciones son patentables. El Art. 20 de la Decisión 486 indica que invenciones no son patentables.

Balanza de pagos

Los estados realizan una serie de transacciones entre sí por sí mismos o por medio de sus respectivos sociedades comerciales. Este flujo de comercio y flujos financieros ocasionan, como es natural, resultados que se registran en el pasivo y en el activo de los protagonistas. Todo este conjunto de registros, así como los medios de pago, que obviamente se realizan por medio de divisas. Se conoce con el nombre de Balanza de pagos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional existen cinco modelos básicos en los cuales se divide la Balanza de pagos y estos son:

•  La compraventa de bienes y servicios a cambio de partidas financieras.
• El intercambio o trueque de bienes y servicios procedente de proceder de intercambio compensado.
• El canje de partidas financieras.
• La acquisicion de bienes y servicios que no han merecido ninguna contraprestación. La adquisición de partidas financieras sin compensación ni contraprestación.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Algunas legislaciones, al hablar del requisito de aplicación industrial mencionan “Carácter industrial”. En su mayoría exigen esta condición aunque no definen exactamente qué es el carácter industrial.

La expresión “industrial” que la ley emplea para caracterizar la utilización de un invento, tiene por objeto excluir de su campo de aplicación las creaciones intelectuales puramente científicas, literarias y artísticas.

El aspecto “filosófico” del requisito de tener “aplicación industrial” está relacionado con la necesidad de que el resultado sea tangible (perceptible, susceptible de medición).

Ejemplos:

• “Conseguir la combustión inodora del aceite de petróleo”
• “ Aumentar el alcance de las armas de fuego”
• “Desarrollar el volumen de los sonidos en los instrumentos de música”

Se consiguen resultados perceptibles o susceptibles de medición y que PUEDEN SER APRECIADOS POR IGUAL, POR TODOS.

En todos los casos es innegable la existencia de un proceso o resultado utilizable en la industria.

NOTA IMPORTANTE: NO INFLUYE PARA LA PATENTABILIDAD LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL RESULTADO INDUSTRIAL.

EL MERITO DEL INVENTO TAMPOCO NO INFLUYE SOBRE LA “PATENTABILIDAD DEL INVENTO.

La ley prevee expresamente lo que no debe considerarse como invención (artículo 15 de la Decisión 486 ) y señala también cuales invenciones no son patentables.

Ventajas y desventajas del Countertrade

Para resumir las más importantes ventajas y desventajas del Countertrade, debemos citar las siguientes:
* Combate la inflación.

•  Alivia déficit de la balanza de pagos
•  Disminuye los volúmenes de la deuda externa
• Facilita el ingreso de tecnología
• Facilita el desarrollo de nuevos mercados.
•  Detiene procesos de competencia desleal de terceros países.
•  Reduce costos de comercialización externa
•  Crea dependencia comercial.
• Ocasiona la posibilidad de Dumping
• Crea limitación en los mercados
• Se ve limitado cuando no existe conocimiento de los mecanismos de compensación.

ALTURA INVENTIVA

Para una invención, tener altura inventiva significa “no ser evidente”. La altura inventiva requiere que exista la presencia de una “idea inventiva”, es decir que la creación de orden intelectual que se manifiesta en la invención no resulte obvia.

La altura inventiva, a diferencia de la novedad exige que el invento, por muy novedoso que fuera, tenga elementos de creatividad que no se deduzcan de la simple lógica o la cultura general. Es decir, debe existir un esfuerzo intelectual extraordinario, que quede manifiesto.

Operaciones de reciprocidad y contrapartida

A. Switch trading

 este No es mas que un mecanismo que busca apoyar a los objetos de compensación entre dos economías o dos mercados, cuando entre los países involucrados se presenta un desequilibrio en la balanza comercial. Lo que busca este mecanismo es transferir los créditos a un tercer país con el objeto de que las cuentas pendientes sean cumplidas en otros países. Precisamente la empresa que es la tercera y que se encuentra en un tercer país es la que actúa como switch de la operación.

B. Offset

 Se busca lograr la neutralización de los efectos producidos por la compra de materiales estratégicos, bienes de capital, o equipo de alto contenido tecnológico o sistemas de contenido esencialmente militar. El mecanismo consiste en la compra de algunos productos o materiales al país importador y eventualmente realiza inversiones en el país importador por parte del país vendedor de los materiales citados.

Principios de la norma internacional

Hasta el siglo XIX, mientras no existió ningún convenio internacional en la esfera de la propiedad industrial, el lograr la protección de un invento en varios países, resultaba difícil. Era necesario presentar las solicitudes al mismo tiempo en todos los países para evitar que la publicación hecha en un país destruyera la novedad de la invención en otros países.

A medida que durante la 2da mitad del siglo XIX, más y más países fueron desarrollando un sistema de protección a las invenciones, existió el deseo general de armonizar las leyes de Propiedad Industrial con alcance internacional.

El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países, fue haciendo necesaria dicha armonización.

En 1883, 11 Estados firmaron el Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, mismo que fue revisado en 7 ocasiones. Al 31 de marzo de 1999 contaba con 151 estados miembros.

El Convenio de Paris trata sobre varios aspectos relacionados con la protección de las invenciones, entre ellos el requisito de NOVEDAD:

Indicábamos que para evitar que la invención pierda su característica de novedad era necesario que la protección del invento sea solicitada al mismo tiempo en diferentes pases. El Convenio de Paris soluciona este aspecto, mediante un sistema de prioridades y plazos.

Operaciones esencialmente financieras

 Escrow Account-Cuentas de fideicomiso 

Mediante este mecanismo, las partes acuerdan que las divisas resultantes de la operación serán depositadas en una cuenta especial de banco de un tercer país que normalmente tiene una posición mejor que la de los países de los comerciantes involucrados, para pagar con esa suma, los importes finales resultantes de un proceso de clearing de la operación. Estas cuentas generalmente son manejadas en forma conjunta por los dos comerciantes.

Clearing Agreemento- Acuerdos de clearing 

El clearing no es más que un mecanismo financiero por el cual se establecen los saldos de un comercio bilateral en forma periódica con el fin de lograr suma de saldos deudores. Estos acuerdos tratan de establecer un equilibrio entre las balanzas comerciales y entre dos países o dos mercados.

NOVEDAD

En un sentido común, novedoso es aquello que antes era desconocido. Para determinar si hay novedad en un invento tendremos que considerar que “no hay invento si nada nuevo se ha obtenido”.

El problema como tal, cualquier problema existente, no es privativo del inventor, existe al margen del mismo y el inventor no podrá pretender para si el derecho exclusivo de solucionarlo. El problema está al alcance de todos, a todos se presenta y todos pueden buscarle solución y un mismo problema puede admitir diferentes soluciones.

¿Como se soluciona el problema? Encontrando los medios capaces de realizar el resultado, y el derecho del inventor se limita a la utilización de esos medios para obtener ese resultado.

Tres conclusiones sobre el requisito de novedad:

a) El resultado del invento debe evaluarse en función de los medios y debe ser siempre constante, es decir que debe obtenerse cada vez que los medios que los producen entren en función porque eso es lo que permite que el invento sea realizable. (Que la solución no sea casual, sino causal).

b) El derecho del inventor recae sobre los medios que proporcionan el resultado. (Derecho sobre los pasos, no sobre el resultado).

c) El invento, como se refiere a los medios que realizan un resultado funcional, no puede ser abstracto o teórico, debe ser realizable materialmente. (Ej. No se puede patentar un invento que no es empíricamente comprobable).

Por tanto la novedad de la idea inventiva, es la novedad de la relación causa – efecto efectiva entre los “medios”empleados por el inventor para la realización de la invención y el “resultado obtenido”.

Ese “medio” o “material empleado “ en si puede ser conocido, y también puede ser conocido el “resultado” con prescindencia del medio que lo produce, pero que si la relación de causalidad entre el medio y el resultado es novedosa, hay invento cuando ese resultado o ese medio son realizables.

El Derecho Positivo considera los términos de comparación indicados para determinar la novedad de la idea inventiva. Para ellos se toman en cuento dos momentos:

a) Momento de la invención y anterioridades

- Para la legislación francesa la novedad debe ser absoluta . Si el invento ha sido anticipado en cualquier lugar del mundo, en principio el invento será rechazado (hay excepciones).

- Para el derecho alemán los conocimientos perdidos, no cuentan. Tampoco aquellos que estén descritos en libros que están fuera del alcance del público.

- Para algunas legislaciones la novedad es territorial. La publicación del invento fuera del territorio inglés, por ejemplo, no afecta la novedad del invento.

b) Fecha de la solicitud de protección del invento.

- Como es muy difícil determinar el momento mismo de la invención y en que momento la idea inventiva toma forma es prácticamente indeterminable. Por indeterminable se ha adoptado entonces como fecha a considerar, el momento en que el inventor reclama la protección del Estado es decir el momento de la solicitud de la patente.

El Countertrade - Mecanismo

El Countertrade Se puede resumir de la siguiente manera:

A. El trueque o barter Es similar al mecanismo clásico de intercambio y la ventaja radica en el hecho de que los valores acordados así como las mercaderías objeto de los mismos son claramente establecidos con antelación por las partes.

B. Compensation Délas o acuerdo de compensación Son aquellos en los cuales se atribuyen a las mercaderías valores y condiciones de entrega en función a precios que se consideran contablemente.

C. Counterpurchasse o compra compensatoria Un comerciante se compromete a vender pero también a adquirir o hacer adquirir a otro comerciante bienes de modo tal que su actividad produzca un balance de pagos equilibrado, es decir que la entrega de mercadería tenga como efecto otras contra entregas de mercaderías.

D. Swap o pase comercial es un contrato en virtud del cual se vinculan dos operaciones sobre productos idénticos o similares con el fin de garantizar las entregas de los productos y de ahorrar los costos involucrados en el truque.

E. El Buy Back o recompra Operación por la cual por la venta de mercadería, tecnología, equipo o instalaciones llave en mano, se realiza el pago con productos resultantes de la utilización de tales equipos o instalaciones o por el uso de la tecnología recibida. La ventaja radica en la posibilidad de pagar el equipo con la propia producción y por ello es muy atractivo para planes de inversión o de cooperación industrial o de Project Financing.

Caracteristicas del derecho conferido por la patente

TEMPORALIDAD.- El derecho del inventor no es perpetuo. No puede ser perpetuo por las siguientes razones:

-Porque el progreso industrial se estancaría.
-Cada invento sirve de base para nuevas investigaciones y para otros inventos.

TERRITORIALIDAD.- El Estado otorga el privilegio de explotación exclusiva al inventor y ese acto implica un ejercicio de soberanía, por tanto se limita a su propio territorio.

La tendencia es la de llegar a través de los tratados internacionales a poner remedio a los inconvenientes que pudiera significar la territorialidad y de hecho se ha logrado ya mucho en los procesos integracionistas.

Requisitos de patentabilidad.

Tómese como nota aclaratoria que no todos los inventos son patentables. Solo son patentables los que cumplan con los siguientes requisitos:

• - Novedad
• - Nivel inventivo (o altura inventiva)
• - Aplicación industrial

El Countertrade - Objetivos básicos

Objetivos básicos

Son los siguientes:

•  Incrementar el comercio global bilateral.
•  Evitar la transferencia de divisas.
•  Promover el desarrollo de los países involucrados.
• Superar o minimizar los efectos de las barreras impuestas por países con economías proteccionistas.
• Incrementar el comercio internacional.
• Evitar el desarrollo del endeudamiento externo.
• Crear nuevas oportunidades de trabajo.

La Patente produce los siguientes efectos jurídicos

a) Dentro de un principio de buena fe, prueba la propiedad del invento.

b) Prueba la posesión del derecho cuando el invento no está en Explotación.

La doctrina moderna en materia de patentes, en caso de conflicto, se refiere a la “inversión de la carga de la prueba” respecto de la condición de inventor, es decir que, ante una acusación de falta de titularidad sobre el invento, es el inventor quien deberá probar lo contrario.

El Countertrade

Existen países en los cuales no existen divisas de libre disponibilidad o existen limitaciones considerables para la realización de negocios mediante el uso de divisas, mediante mecanismos como el control de cambio de moneda. En estos países se ha establecido un mecanismo que clásicamente es muy parecido al trueque. Modernamente este mecanismo ha dado lugar al intercambio compensado o intercambio contabilizado también conocido como el Countertrade. El Countertrade no es más que un mecanismo que se basa en un alto grado de reciprocidad donde se aplican principios de compensación en el intercambio de mercaderías evitando la utilización de divisas en la operación comercial.

La patente de invención contiene los siguientes elementos

a) Describe cual es el modus operandi y como es la cosa ideada por el inventor.

b) Delimita el alcance del derecho del inventor

La patente contiene siempre una descripción detallada del invento. Esta es una particularidad característica de la patente de invención: la necesidad de la descripción del invento.

Ejemplo: Una obra literaria, un cuadro, una escultura, se definen por si solos, porque son directamente percibidos por los sentidos.

La invención necesita ser definida por escrito, pues aun cuando ya haya sido realizada, ni el examen físico, o la apreciación del objeto constituido de acuerdo con el invento, daría la pauta de cual fue la idea del inventor, no permitiría apreciar en que consiste la invención: manera, procedimiento y objeto mismo.

Distribución Física Internacional

Distribución no es mas que la colocación de un producto desde el productor hasta el consumidor cumpliendo mínimos estándares de prontitud, oportunidad y calidad, de lo cual en definitiva depende la competitividad de un producto en un mercado dentro de los parámetros exigidos por los mercados globalizados que son mucho más elevados que los mercados individuales.

La distribución física no es más que el conjunto de operaciones tendientes a lograr este fin que incluyen a múltiples comerciante vinculados con la prestación de servicios de porteo, transporte, desaduanizaje, etc. La clave radica en realizar esta tarea en el mejor tiempo posible en las cantidades precisas y al menor costo.

 Contratos de Distribución Internacional

Es aquel contrato por efecto del cual o en virtud del cual se coordinan una serie de mecanismos de distribución para lograr los mejores resultados para los productores, es decir crear mecanismos que busquen satisfacer las necesidades y proyectos de los comerciantes, de modo tal que se ajustan a sus requerimientos. Para ello se han creado una serie de figuras entre las cuales podemos citar :

Contrato de agencia

Una de las partes asume la obligación de promocionar los negocios de otro comerciante para la conclusión de un negocio a cambio de una compensación o contraprestación económica.

PATENTE DE INVENCION

La patente es una forma de pronunciamiento de una autoridad superior que reconoce y otorga protección legal de una invención a una persona.

Significado de la palabra Patente

Existen varios significados para la palabra “patente”. Por una parte se la puede entender como “documento” Por otra, se puede entender como “contenido”.

La patente de invención resulta el instrumento imprescindible para el ejercicio del derecho del inventor.

Normalmente el derecho del inventor recae sobre “una idea para la ejecución de una cosa”. La patente acredita la existencia de dicho derecho.

Los incoterms en la legislación boliviana

El código de comercio boliviano solamente incluye las modalidades EXW-FOB-FAS-C&F-CIF y COD pero las demás son igualmente aplicables por efecto de la validez de los convenios internacionales en materia de comercio en la legislación boliviana.